La custodia del giocattolo per cani di Jack Daniel's è stata ripresa e rimandata al tribunale distrettuale

Jul 07, 2023

La Jack Daniel's Properties Inc. ha convinto il Nono Circuito a rinviare il caso relativo al marchio relativo a un giocattolo per cani "Bad Spaniels" alla corte distrettuale dopo che la Corte Suprema ha annullato il rigetto della corte d'appello delle affermazioni del produttore di whisky.

VIP Products LLC ha sostenuto che il tribunale distrettuale aveva già stabilito di aver violato l'immagine commerciale di Jack Daniel e che la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito aveva davanti a sé una documentazione completa. Ma il Nono Circuito, che a giugno aveva annullato la sua sentenza basata sulla libertà di parola per i VIP, ha invece scelto semplicemente di annullare la sentenza del tribunale di prima istanza e di rinviare il caso al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dell'Arizona.

L'ordinanza di un paragrafo potrebbe prolungare il contenzioso facendo in modo che il tribunale distrettuale analizzi nuovamente il caso sulla base del quadro standard sulla probabilità di confusione del consumatore previsto dalla legge sui marchi. Il tribunale ha già eseguito tale analisi in quanto ha assegnato a Jack Daniel's Properties Inc. una vittoria iniziale nel 2018 e ha ritenuto che VIP fosse stato violato e diluito i suoi marchi.

Invertendo tale sentenza nel 2020, il Nono Circuito ha tenuto il test di Rogers v. Grimaldi, che consente l'uso del marchio artisticamente rilevante in opere espressive senza il permesso del proprietario, ha negato la necessità di un'analisi della confusione.

Ma la Corte Suprema ha affermato che Rogers non avrebbe potuto presentare domanda se il marchio in questione fosse stato utilizzato come marchio, rinviando il caso al Nono Circuito. I giudici hanno anche respinto la conclusione secondo cui l'uso di VIP rientrava nell'eccezione non commerciale nella legge sulla diluizione per ragioni simili.

Dopo la decisione della Corte Suprema, VIP ha detto al Nono Circuito che "può e dovrebbe decidere da solo" sulla violazione e sulla diluizione perché le domande riguardavano questioni di diritto o questioni miste di diritto e fatti indiscussi da un registro completo. Il caso, si dice, è “tornato alla sua posizione originale” con VIP come ricorrente che contesta la sentenza originaria della corte distrettuale, ora con la sola rimozione della difesa Rogers.

Ma Jack Daniel's ha notato che l'attuale documento del Nono Circuito è l'appello di Jack Daniel contro la sentenza del tribunale distrettuale per VIP in custodia cautelare, dopo che la corte d'appello ha annullato la vittoria di Jack Daniel. Ha detto che se VIP convincesse il Nono Circuito ad essere d'accordo con gli aspetti non-Rogers del suo fascino originale, ciò semplicemente annullerebbe la vittoria originale di Jack Daniel che non esiste, non affermerebbe la vittoria di VIP basata su Rogers.

Se la corte non rinviasse il caso alla corte distrettuale, dovrebbe almeno invertire l'ordine di briefing per mettere VIP nel ruolo del ricorrente. Il VIP ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto fornire il brief di apertura se il Nono Circuito avesse mantenuto il caso come richiesto.

Jack Daniel's ha citato in giudizio nel 2014, sostenendo che un giocattolo per cani a forma di bottiglia di Jack Daniel's violava il suo marchio commerciale. Il giocattolo imitava anche i caratteri sulle distintive etichette nere di Jack Daniel, ma ha sostituito "Jack Daniel's" con "Bad Spaniels", "Old No. 7" con "Old No. 2" e "Tennessee Sour Mash" con "On Your Tennessee Carpet". .”

I giudici di circoscrizione Andrew D. Hurwitz, i giudici A. Wallace Tashima ed Eric D. Miller hanno emesso l'ordine congiuntamente.

Dickinson Wright PLLC rappresenta i VIP. Williams & Connolly LLP e Messner Reeves LLP rappresentano Jack Daniel's.

Il caso è VIP Products LLC contro Jack Daniel's Properties Inc., 9th Cir., No. 21-16969, rinviato il 14/08/23.

Per contattare il giornalista di questa storia: Kyle Jahner a Washington all'indirizzo [email protected]

Per contattare l'editore responsabile di questa storia: Adam M. Taylor a [email protected]

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